一文看懂 美國外觀設計專利侵權判定的條件及權利要求的限定作用
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-03-29 16:09:35
2018年，蘋果與三星在美國長達7年的外觀設計專利訴訟，聯邦巡回上訴法院終審判決三星賠償蘋果5億多美元，雙方達成和解協議。
樂知網小編從美國專利法中對 外觀設計相關條款的解釋，剖析美國外觀設計專利保護的思路。
案例1：
2015年1月，哥倫比亞運動服裝北美公司（下文稱“哥倫比亞公司”）起訴塞瑞斯創新附件公司（下文稱“塞瑞斯公司”）侵犯其一項發明專利US8,453,270，（下文稱“’270專利”）中的兩項權利要求以及其另一項外觀設計專利 D657,093，（下文稱“’093專利”）的專利權。
2019年11月，聯邦巡回上訴法院做出判決，維持了對一審中’270專利兩項權利要求不具備新穎性和創造性的認定，但推翻了一審中對塞瑞斯公司侵犯’093外觀設計專利權的認定。聯邦巡回上訴法院的此項判決，確認了商品標識在外觀設計侵權判定中所起的重要作用。
根據美國專利法，欲證明外觀設計專利被侵權，外觀設計專利權人須從“普通觀察者”的角度進行證明。
根據美國最高法院一項百余年前的至今仍行之有效的在先判決（Gorham Co. v. White，81 U.S. 511，528（1871）），判斷外觀設計侵權與否的標準在于：
以“普通觀察者”作為購買者通常具備的注意力來看，如果相似之處足以使該觀察者將一項設計混淆成另一項受專利保護的設計，則認為前項設計侵犯了后項設計的專利。
哥倫比亞公司的專利中并未要求保護徽標，該專利也未要求特定的波紋取向，而且其它的細微區別也不足以使普通觀察者將塞瑞斯公司的設計與哥倫比亞公司的設計相區分。最終，陪審團做出了不利于塞瑞斯公司的決定。
此判決一出，立即引起業內人士的普遍關注：該判決所確認的徽標在判斷被比圖案是否相似時所起的作用為美國外觀設計專利的申請和保護策略都提出了新的挑戰。一方面，使用者似乎可以通過在在先設計上增加徽標來規避專利保護；另一方面，今后的美國外觀設計專利申請者可能需要為其設計、尤其是與圖案相關的設計增加額外的局部外觀設計的申請來強化對其設計的保護。
案例2：
科夫盧森堡有限公司（下文稱“科夫公司“）擁有名稱為“用于座椅的圖案”的美國外觀設計專利D677,946（下文稱”’946專利“）。科夫公司于2017年7月在新澤西地區法院對霍姆埃克斯普賴恩公司（下文稱“霍姆公司”）提起訴訟，聲稱霍姆公司的籃筐產品侵犯了其上述外觀設計專利。
946專利涉及用于座椅的圖案，其權利要求記載了“如所示及所描述的用于座椅的圖案的裝飾性設計。”在該專利的附圖中，僅給出了設計圖案，沒有給出任何應用該設計圖案的制品。
聯邦巡回上訴法院認為，該專利權利要求中所述的“用于座椅的圖案的裝飾性設計”對該專利的保護范圍有限定作用。
回顧本專利在審批時的審查歷史可知，科夫公司在原始提交的申請文件的標題、權利要求和附圖說明中所使用的表述是“用于家具的圖案”。
在審查期間，審查員未對權利要求中這樣的表述提出疑義，但認為標題中這樣的表述過于模糊，并建議將標題修改為“用于座椅的圖案”并對申請文件的其它部分進行相應的修改。科夫公司接受了該建議并做出了相應的修改，但未補交任何體現用于座椅的圖案的實施方式的附圖。
由此案可知，在申請美國外觀設計專利時，對標題、權利要求及附圖說明的描述應盡可能使用含義清晰、范圍寬泛的術語。
為了擴大外觀設計專利的保護范圍，可以考慮增加可能的應用有外觀設計的不同實施方式的附圖。
對于圖案設計，還可以考慮采用局部外觀設計的方式來加以保護。
小結：
深入了解美國外觀設計專利法規，跟蹤美國法院的最新判決，將有助于外觀設計權利人更好的利用美國專利法來保護自身的權益。
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